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本所徐阔律师团队成功代理一起实用新型专利权无效宣告申请案

供稿 | bst2024-07-269


近日,江苏博事达律师事务所收到了国家知识产权局出具的《无效宣告请求审查决定书(第567519号)》,由本所徐阔律师团队代理的关于“一种新型环保雨水口”实用新型专利无效申请案(全部无效)喜获成功。


二0二0年三月二十四日,安徽某公司(以下简称“A公司”)取得名称为“一种新型环保雨水口”的实用新型专利权。二0二三年,A公司分别将江苏某新材料有限公司及江苏某环保设备公司有限公司(以下简称“B公司”)作为被请求人,向南京市知识产权局提出专利侵权纠纷处理请求,南京市知识产权局将两案合并进行口头审理。


B公司认为被控侵权产品未落入涉案专利权利“要求1”的保护范围,且被控侵权产品属于现有技术,不构成侵权。此外,B公司与江苏某新材料有限公司无合作关系,没有共同的意思表示,不构成帮助侵权。A公司作为该《安徽省海绵型雨水口建设导则》(以下简称“《导则》”)的主编单位,将自有专利技术编入《导则》之中,发起恶意诉讼,利用《导则》的强制性排除和限制竞争,违反诚实信用原则。

二0二三十月十九日,南京市知识产权局作出行政裁决,裁定江苏某新材料公司未经专利权人许可,为生产经营目的制造、销售落入涉案专利权利要求保护范围的雨水口产品,责令江苏某新材料公司停止侵权行为,并驳回安徽某雨水利用科技公司的其他请求。责令B公司立即停止许诺销售、销售或帮助、教唆制造侵害A公司实用新型专利权的雨水口产品。

该行政裁决案因为涉及专利侵权判定、专利共同侵权行为认定以及专利被纳入标准性文件是否构成专利默示许可等专利侵权纠纷处理中的复杂疑难问题,成为二0二三年度国家知识产权局专利行政保护案例十大案例,也是江苏省唯一入选案例。本所在接受当事人委托后,高度重视案件办理工作,严把质量关口,组织律师团队认真分析案情,为维护委托人正常生产经营权利,解决委托人侵权风险,第一时间组织证据材料,向国家知识产权局提出专利无效宣告请求。

接受委托后,代理律师针对涉案专利展开了大量分析工作,对涉案专利的权利要求技术方案、发明点、改进点予以明确,并基于涉案专利保护的技术方案提炼关键词进行检索分析,通过多轮检索,组织二十篇证据,先后两次向国家知识产权局就涉案专利提出无效宣告请求,认为涉案专利权利要求1-9,均不具备创造性。

经过口头审理,代理人提出最优证据组合,结合证据充分说明和论证了涉案专利权利要求不具有创造性的理由,国家知识产权局最终采纳了代理人的意见,作出“宣告专利权全部无效”的决定。

专利无效对被控侵权人来说,是一项十分有效的手段,而要实现涉案专利的权利要求全部无效或者部分无效,需要代理师进行全面的现有技术检索,通过不同的证据组合方式,论证涉案专利不具有新颖性或者创造性。通过成功代理本案,我们有两点深刻的体会:

一是要充分重视对技术方案的理解。在无效工作开展前,代理师需要对涉案专利技术方案进行全面理解,在理解过程中,需要结合说明书中背景技术、所解决的技术问题以及具体实施例进行,如某些技术方案比较复杂,需要和发明人进行沟通,理解技术方案是做好专利无效工作的基础。

二是要充分把握专利检索的准确性。专利文献检索策略的选择至关重要,对于实用新型和外观设计专利的无效宣告,代理师可以将专利性评价报告作为参考,但是在专利评价报告结论是正向的,也就是说具有新颖性和创造性的情况下,需要代理师重新调整检索策略,遴选到有“破坏力”的文献。



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